委托人：义乌市B公司（被告）
承办律师：胡妙安 律师
原告：上海市A公司
【案件基本概况】2013年初上海市A公司以商标侵权为由，将义乌市B公司起诉至上海市金山区人民法院。原告是经营电动工具销售的公司，被告义乌公司是一家电缆加工企业，被控的商标侵权产品系案外第三人------俄罗斯外商定作加工的产品，是专供电动工具的外连线装配使用。根据外商的要求，被告在电缆线外层加International.Jc文字。原告因被告加印的文字与其许可使用的注册商标中的使用英文前一单词相同，已构成了商标侵权，要求被告停止侵害，销毁产品，并赔偿损失五十万元。
原告提供的证据：授权书、注册商标权利证书，商标许可使用合同、及相关备案资料、侵权产品实物及上海海关出具《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》等证明了被告生产销售的涉案产品，产品上标注的文字与其使用的注册商标相近似，构成商标法第52条第一款规定的侵权行为。
【代理过程】针对原告的提供的证据及起诉的理由，承办律师将原告的注册商标与被告产品标注进行对比分析，发现二者标注的英文前部分同，存在一般消费者混淆的可能。对此，承办律师将举证和辩论重点偏向于被告生产的产品标注及销售环节的事实。向法庭提供了：产品承揽加工合同；产品外运的海关报关单，退税发票及外商提供的产品封样实物和图片，并向法庭提供了标注文字检索的路径及检索结果等相关证据。在庭审中着重阐述：被告的生产涉案产品是定作加工，产品上标注的英文系外商提供，被告对指定标注文字已尽到注意审查义务，并证明所生产的产品全部直供外商，未自行在国内、国外销售。被告不存在侵权的事实，即使构成侵权，侵权的主体并不是被告的辩论意见。
【代理结果】主审法官根据我方的充分证据及合理的抗辩意见，向原告阐明本案被告不构成商标侵权的审理观点，并说服原告撤回了对被告的诉讼。
【律师提醒】在此本律师将本案代理体会与相关人员分享，并友情地向从事承揽加工的企业、单位提供防范纠纷的方法。一关于案件代理分享：办理知识产权纠纷案件应掌握的基本要素是：查明原告主体及权利是否适格、有效；是否属于法律界定的侵权行为范围内；被告是实施侵权行为、承担责任的主体；赔偿损失的事实和证据是否充分，对该四个要素必须严格掌握，严密举证。二关于企业、单位防范此类纠纷有效措施。在《商标法》第52条中规定了五种侵权行为，其中最为普遍的侵权行为是：生产和销售与注册商标相同或类似的产品。为避免因疏忽大意而导致的此类侵权纠纷，从事承揽定作加工的企业和单位，在定作方指定使用商标时，首先要对指定的使用商标尽到审查注意义务；其次在合同中作出必要的免责条款约定，如明确：“因使用指定商标而发生的纠纷，应由商标提供方承担责任”等；再次为避免发生被嫌疑销售侵权产品，对定作方要求将定作的产品直接向第三方发货时，必须根据书面委托或通知才可办理，避免无故承担责任，造成不必要麻烦和损失。上述浅谈系个人观点，如有不同，谨请共同商讨。
 

【作者：胡妙安 审核：周跃军】